El pasado primero de julio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (“LFPPI”), abrogándose la Ley de la Propiedad Industrial (“LPI”) y armonizando con ello la materia de la propiedad industrial con las disposiciones del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá (“TMEC”), publicado en el Diario Oficial el veintinueve de junio pasado.

La LFPPI entrará en vigor el próximo 5 de noviembre y el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial continuará en vigor hasta en tanto se expida el Reglamento de la LFPPI.

Sin pretender un análisis exhaustivo, en los siguientes párrafos comentamos algunos de los cambios que nos parecen relevantes.

En materia de creaciones industriales, la LFPPI abandona el difuso criterio de excluir para patentar aquellas invenciones cuyos contenidos o forma sean contrarios a la moral y las buenas costumbres, prevaleciendo el criterio de que no se otorgarán patentes cuando los contenidos o formas de las invenciones sean contrarios al orden público o contravengan cualquier disposición legal (artículos 12 y 49 de la LFPPI). Asimismo, el artículo 49 de la LFPPI establece una serie de criterios de ética científica para no otorgar patentes, destacando, los procedimientos de clonación de seres humanos, utilización de embriones humanos con fines mercantiles, procedimientos de modificación genética de animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para la vida humana o animal y para los animales resultantes de dichos procedimientos.

Aplaudimos el esfuerzo por abatir la práctica de obtención de patentes derivadas conocidas como “evergreening”., El artículo 50 de la LFPPI establece que “el Instituto durante el examen de fondo y en la concesión de los derechos deberá velar por el dominio público e impedir el doble patentamiento de la misma invención”, aun y cuando el solicitante sea el titular del primer derecho concedido.

Se amplía el concepto de “nuevo” como todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica, sin embargo, no se excluye de patentabilidad a sustancias, compuestos o composiciones comprendidas en el estado de la técnica, siempre y cuando su utilización sea novedosa.

Nos parece muy relevante la ampliación de la llamada “Cláusula Bolar”. Esta cláusula permite el uso, fabricación, venta e importación de un producto amparado por una patente vigente para generar pruebas, información y producción experimental necesarias para la obtención de registros sanitarios de medicamentos para la salud humana, sin una limitación temporal. Considera igualmente aquellas actividades de investigación científica, de ensayo o de enseñanza, en el ámbito privado o académico, siempre con fines no comerciales. Consideramos que esta norma será un importante incentivo para los productores de medicamentos genéricos pues se privilegia la premisa de que la investigación o la experimentación no deben de ser motivo de persecución

Una adición que se aprecia favorable para la competitividad de los modelos de utilidad (mejoras de invenciones o invenciones de mérito menor), es el hecho de que la vigencia del registro de esta figura aumenta su vigencia de diez a quince años improrrogables, sujeto al pago de las tarifas correspondientes a cada anualidad. Conforme al artículo transitorio octavo, los registros de modelos de utilidad vigentes al momento de la entrada en vigor de la LFPPI podrán extender su vigencia hasta un máximo de 15 años; para esto deben presentarse con antelación al término de la vigencia original de 10 años, el pago de la Tarifa por los servicios que presta el IMPI.

Asimismo, siguiendo la línea del T-MEC (véase el artículo 126, sobre el “Ajuste de la Duración de la Patente por Retrasos Irrazonables de la Autoridad Otorgante” de la LFPPI), , se incorpora a la ley una especie de “mea culpa burocrático” por la figura del “Certificado Complementario” que ajustará la vigencia de las patentes cuando existan retrasos irracionales en su tramitación imputables al IMPI, que se traduzcan en un plazo de más de cinco años, entre la fecha de presentación de la solicitud y el otorgamiento de la patente. Esto a solicitud del interesado, la cual no podrá exceder de cinco años (véanse los artículos 126 y 127 de la LFPPI).

Conforme al artículo transitorio octavo, las patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados otorgados con fundamento en la LPI conservarán su vigencia hasta su vencimiento sujetos a las disposiciones de la LFPPI, excepto por los procedimientos de Solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad o Caducidad en los cuales serán aplicables las causales previstas en la LPI y los Certificados Complementarios.

Conforme a la fracción II del artículo 154, entre otras causales, una patente podrá ser declarada nula cuando no divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa, para que ésta pueda ser ejecutada o reproducida por un técnico en la materia; ello en atención a que la patente y sus reivindicaciones sirven de base y fomento para la investigación y desarrollo de nuevos desarrollos inventivos por terceros, por lo que la opacidad en la difusión del conocimiento implica en primer lugar el bloqueo del conocimiento a la sociedad, amén de una táctica dolosa para evitar revelar la invasión de otras patentes en vigencia.

Para las solicitudes de declaración de nulidad de patentes, se contempla la posibilidad de ejercer las acciones de nulidad en cualquier tiempo, dejándose de lado los plazos de prescripción para ejercer la acción legal correspondiente.

En cualquier escenario recomendamos mantenerse informado y atento a estos importantes cambios.

El proceso de homologación de la normatividad relacionada con la LFPPI es un aspecto positivo propiciado por el “TMEC”, éste debe ser visto como una oportunidad para eliminar vicios y ampliar los horizontes de las empresas innovadoras del país que tienen metas sustentadas en el desarrollo industrial.

La interpretación e implementacion correcta de los cambios de  la ley en la práctica suelen ser una labor que demanda de conocimiento especializado. Auren México cuenta con consultores de negocio expertos en el tema , que seguramente podrán asesorarle  en su caso particular.       

AUREN MÉXICO / Área Legal