El pasado 20 de julio de 2018, el Consejo de Ministros dio ‘luz verde’ al anteproyecto de Ley de Marcas. Este anteproyecto de Ley modifica la Ley de Marcas 17/2001 y la adapta a la directiva europea 2015/2436, que armoniza las legislaciones comunitarias y facilita el registro y la gestión de las marcas.

La norma introduce novedades en aspectos materiales y procedimentales y da mayor homogeneidad a los sistemas de marcas de los Estados Miembros, evitando así distorsiones en el funcionamiento del Mercado Único, que afectan a las empresas.

Entre otras, la nueva regulación incluye modificaciones importantes en lo referido a la lucha contra la piratería, ya que establece la posibilidad de prohibir el uso de una marca e impedir que se introduzcan en el país mercancías que lleven sin autorización una marca idéntica a la registrada, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales, sin necesidad de demostrar que estas mercancías van a ser comercializadas.

La nueva El Anteproyecto introduce, así, todo un abanico de importantes modificaciones, desde las relativas al procedimiento de registro, pasando por la propia delimitación de la marca -lo que facilitará el registro de marcas no convencionales- y los derechos que la marca confiere, hasta la propia competencia en materia de acciones directas de nulidad y caducidad de marcas -que se traslada de los juzgados y tribunales mercantiles a la propia OEPM-.

La reforma se limita a la introducción de modificaciones en determinados aspectos de la vigente Ley de Marcas, pese a que relevantes voces doctrinales han lamentado que se haya optado por esa vía, en detrimento de un nuevo texto normativo. Las modificaciones están fundamentalmente dirigidas a la homogeneización del sistema de registro de marcas nacionales -gestionado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)- con el sistema de registro de marcas de la Unión Europea -gestionado por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO)-, incorporándose, además, determinadas mejoras reclamadas tanto por la experiencia práctica obtenida en la aplicación de la Ley a lo largo de su primer quindenio de vigencia, como por la jurisprudencia y la doctrina científica.

Parte de las modificaciones que se introducen en la Ley de Marcas son tan relevantes, que la entrada en vigor de la nueva normativa está prevista en dos fases. Apurando el plazo máximo de trasposición concedido por la Directiva, está previsto que la primera fase entre en vigor el 14 de enero de 2019, mientras que la entrada en vigor de la segunda fase se difiere a cuatro años, hasta el 14 de enero de 2023.

PRINCIPALES NOVEDADES

• Una de las principales novedades de la norma es la supresión del requisito que obligaba a que el signo distintivo tuviera que representarse gráficamente. Para adaptarse a las nuevas tecnologías, una vez que entre en vigor, la marca podrá ser susceptible de representarse por cualquier medio, siempre que el objeto de la protección que se otorgue al titular se pueda determinar con claridad.
• Se refuerza la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas mediante la sistematización de las prohibiciones absolutas, es decir, la de aquellos signos que no pueden registrarse.
• Desaparece el concepto de marca notoria y se prevé solo la categoría de marca o nombre comercial renombrados, aquella que sea conocida por el público en general, lo que le otorgará una protección especial. Así, se amplían los medios de defensa del titular de la marca frente a las falsificaciones en tránsito aduanero, permitiéndoles detener bienes (incluyendo sus embalajes) en situación de tránsito, salvo que se demuestre que el referido titular no está facultado para impedir la utilización de su marca en el país de destino de los mismos.
• La nueva normativa ofrecerá a los usuarios procedimientos administrativos ágiles para la declaración de nulidad y caducidad de las marcas registradas, dejando la vía judicial para controversias de mayor calado económico.
• En cuanto al procedimiento, se regula detalladamente la legitimación para formular oposición al registro de una marca y se agilizan los trámites para su renovación. El texto atribuye la competencia directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para declarar las causas de nulidad y caducidad de una marca, agilizando igualmente dichos procesos. Esta posibilidad, que alinea asimismo nuestro sistema con el de la marca de la Unión Europea, no sólo revertirá en un sensible incremento de la complejidad de procedimientos como el de oposición, sino que obligará a los titulares de marcas a revisar sus políticas tanto de archivo de documentación probatoria del uso de la marca como de verificación de la correspondencia de la marca realmente utilizada en el mercado con la marca inscrita en el Registro.

La instauración de un procedimiento administrativo de nulidad y caducidad es una novedad relevante en nuestro sistema, en el que -a diferencia del sistema de marca de la Unión Europea- tales acciones siempre han estado reservadas a la competencia judicial. Los tribunales sí conservarán la competencia para el conocimiento de tales acciones vía demanda reconvencional en el marco de una acción por violación de marca -en línea con la marca de la Unión Europea-, por lo que la modificación incorpora una serie de previsiones dirigidas a regular las eventuales interferencias entre ambas vías y, en concreto, la litispendencia, la prejudicialidad y la cosa juzgada.

Asimismo, en materia de límites del derecho de marca se incorpora a la Ley la exclusión de toda referencia al ius utendi o derecho a usar la marca, declarando expresamente, en línea con la jurisprudencia imperante en la materia, que el derecho de marca no puede invocarse para eximir a su titular de responder frente a acciones dirigidas contra él por violación de derechos con fecha de prioridad anterior.

En el otro lado, el Anteproyecto regula también el denominado derecho de intervención, en virtud del cual una acción de violación de marca contra el titular de una marca posterior no puede prosperar si esta última ha devenido inatacable frente a la anterior, ya sea porque concurra caducidad por tolerancia o porque en la fecha de prioridad de la marca posterior la anterior no reunía los requisitos para obtener la nulidad de esta última. En este ámbito destaca también la supresión del uso inmune en el tráfico económico del nombre comercial o denominación social, restringiéndose la limitación únicamente al nombre de personas físicas y siempre que el uso se realice, como ya exige la vigente Ley, de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial.

Otras modificaciones destacables se refieren a la ampliación de la legitimidad para ser titular de una marca, reconociéndose a cualquier persona física o jurídica independientemente de su nacionalidad, residencia o de que pueda gozar de beneficios conferidos por convenios internacionales, y la sistematización de las prohibiciones de registro referidas a, en particular, la protección de las Denominaciones de Origen, términos tradicionales de vinos y especialidades tradicionales garantizadas, junto con la introducción de una nueva prohibición relativa a los signos que consistan o reproduzcan la denominación de una obtención vegetal.

El Anteproyecto contiene también una disposición dirigida a regular el régimen transitorio. Por lo que hace referencia a los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de su entrada en vigor, se prevé que seguirán rigiéndose por la normativa anterior, mientras que las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de las legislaciones anteriores se regirán por la nueva normativa. Por lo que hace referencia a la competencia directa de la OEPM para el conocimiento de las acciones de nulidad y caducidad, al haberse diferido su entrada en vigor al 14 de enero de 2023, se incluye la previsión de que corresponderá entretanto la competencia a la jurisdicción civil, si bien serán aplicables las normas sustantivas del nuevo Título VI de la Ley.

En suma, los cambios que se avecinan van a suponer interesantes nuevos desafíos y oportunidades. Pendientes todavía de que la reforma ultime su tramitación parlamentaria, habrá que esperar asimismo al necesario desarrollo reglamentario de las modificaciones más relevantes, así como a las directrices que la OEPM pueda establecer con relación a su aplicación práctica.

Sandra García Cabezas, Socia Área de Propiedad Industrial e Intelectual de Auren Abogados y Asesores Fiscales