El 14 de enero de 2019 ha entrado en vigor una parte sustancial de la reforma de la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, implementada por medio del Real Decreto Ley 23/2018, aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el 21 de diciembre de 2018.

Como analizamos extensamente en un artículo anterior, la reforma de la Ley de Marcas trae causa en la imperativa transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Las modificaciones están fundamentalmente dirigidas a la homogeneización del sistema de registro de marcas nacionales -gestionado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)- con el sistema de registro de marcas de la Unión Europea -gestionado por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO)-, e incorpora también mejoras que venían siendo reclamadas desde diversos ámbitos.

La entrada en vigor de la reforma deja en suspenso, sin embargo, a la espera de su desarrollo reglamentario, la nueva redacción dada a los apartados 3 a 6 del artículo 21 de la Ley de Marcas, que regulan específicamente la posibilidad, en el marco del procedimiento de oposición, de exigir al titular del derecho anterior que haya estado registrado al menos cinco años, la acreditación del cumplimiento de la obligación de uso efectivo de la marca -o, en su caso, de la existencia de causas justificativas de la falta de uso-, desestimándose la oposición en caso contrario.

Esta medida, que revertirá en un sensible incremento de la complejidad del procedimiento de oposición, constituye uno de los aspectos de la reforma con mayor relevancia práctica para los titulares y solicitantes de marcas, imponiendo la revisión de la adecuación de sus registros marcarios tanto a los signos realmente usados como a los concretos productos y/o servicios para los que se utilizan.

Otros aspectos relevantes de la reforma, que sin duda implica cambios importantes en determinados aspectos técnicos y de procedimiento administrativo, pero también en aspectos jurídicos esenciales para el contenido, alcance y defensa de los derechos de los titulares de marcas registradas con efectos en España, son los siguientes:

• Se instaura un sistema abierto de legitimación para ser titular de una marca, facultando a cualquier persona física o jurídica, incluyendo las entidades de derecho público, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia.
• Se suprime el requisito de representación gráfica de la marca, lo que facilitará, en la medida que los avances tecnológicos lo permitan, el registro de nuevas marcas no convencionales. Entre tanto no se apruebe el correspondiente Reglamento, habrán de seguirse las directrices contenidas en la Resolución emitida por el Director de la OEPM el 9 de enero de 2019 en materia de representación.
• Se suprime el derecho al uso inmune de la denominación social o del nombre comercial como limitación al derecho de marca que, alienándose con lo previsto para la Marca de la Unión Europea, se reserva exclusivamente al nombre y domicilio de las personas físicas.
• Se sistematizan las prohibiciones absolutas de registro relacionadas con denominaciones de origen, indicaciones geográficas y especialidades tradicionales garantizadas, introduciéndose una nueva prohibición relativa a los signos que consistan o reproduzcan denominaciones de obtenciones vegetales.
• Desaparece la categoría de marca notoria, regulándose únicamente la protección especial conferida a las marcas renombradas.
• Se amplían los medios de defensa del titular de la marca frente a las falsificaciones en tránsito aduanero, permitiéndoles detener bienes (incluyendo sus embalajes) en situación de tránsito, salvo que se demuestre que el referido titular no está facultado para impedir la utilización de su marca en el país de destino.
• Se traslada la competencia en materia de acciones directas de nulidad y caducidad de marcas de los juzgados y tribunales mercantiles a la propia OEPM.

La entrada en vigor de esta última medida se difiere, apurando el plazo conferido por la referida Directiva 2015/2436, hasta el 14 de enero de 2023.

La instauración de un procedimiento administrativo de nulidad y caducidad es, efectivamente, una novedad relevante en nuestro sistema, en el que -a diferencia del de la Marca de la Unión Europea- tales acciones siempre han estado reservadas a la competencia judicial. La reforma exige, pues, la puesta en marcha por parte de la propia OEPM de toda una serie de medidas que posibiliten su implantación. En cualquier caso, se reserva a los tribunales la competencia para el conocimiento de las referidas acciones vía demanda reconvencional en el marco de una acción por violación de marca, por lo que la modificación incorpora una serie de previsiones dirigidas a regular las eventuales interferencias entre ambas vías y, en concreto, la litispendencia, la prejudicialidad y la cosa juzgada.

No recoge la reforma, sin embargo, la recomendación efectuada por el Consejo General del Poder Judicial en el sentido de reservar la revisión jurisdiccional de las resoluciones dictadas por la OEPM en las referidas acciones directas de nulidad o de caducidad de marcas a la jurisdicción civil, en lugar de a la jurisdicción contencioso-administrativa, en atención no sólo al hecho de que está altamente especializada en la materia, sino a que seguirá conociendo de esas acciones vía reconvención, lo que evitaría el riesgo de establecimiento de criterios jurisprudenciales divergentes y resoluciones contradictorias.

En suma, si bien se avecinan interesantes nuevos desafíos y oportunidades, cabe esperar, en el otro lado, que la nueva regulación revierta en una depuración registral de las marcas que no estén siendo utilizadas, o que no se correspondan debidamente con el uso real de las mismas, lo que obliga a los titulares de marcas a realizar un mayor esfuerzo en relación con la revisión de la adecuación de sus carteras de marcas a la realidad con vistas a la efectiva protección de las mismas.

Sandra García Cabezas, Socia Área de Propiedad Industrial e Intelectual Auren Abogados y Asesores Fiscales